学会沟通的事例:Means plus Function”、功能限定与专利

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作者按：一篇四年前的老帖，在IPonline发表，今天翻出来，供感兴趣的同仁参考。

“Means plus Function”、功能限定与专利撰写

有同仁提出需要"Mean plus function"方面的案例，笔者就己所知，于此聊作绍介，以飨诸位。      

"Mean plus funtion"可译为“手段＋功能”或“方法＋功能”（台湾地区也译作“技术功能手段”，对于有译作“装置＋功能”的，笔者表示保留）。它概括自美国专利法第112条第6项（35 U.S.C. §112, 6）   

“An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof”。   

（有译为：多数元件组成之申请案其权利要求项可以不必复述其结构、材料或动作，而以实现特定功能的方法或步骤来表达。此时该权利要求应解释为覆盖了说明书中所记载的相应结构、材料或动作以及其等同物。）   

即是说，比如,在美国专利申请中可以不写“螺钉”（bolt）而用“扣紧的方法”（means for fastening）代替，这一所述的“方法＋功能”权项涵盖了说明书中所有能实现“扣紧”功能的结构及其等同物。而注意，在中国专利实践中将权利要求中的功能性特征理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式，而不是如同美国专利法所规定的“采用这种方式撰写的权利要求应当被解释为覆盖了说明书中所记载的相应结构、材料或动作以及其等同物”这种限制性解释，因此，中国审查实践中对功能性限定采取了限制使用的做法（参见审查指南第二部分第二章3.2.1）。        

"Mean plus funtion"其实主要涉及到计算机软件的专利性问题，美国国会（专利法）、专利商标局、法院在围绕这一问题上的规定、解释、操作和判决在不断博弈，形成了如今在软件专利判定标准宽松、申请量大增的现状。        

美国法院在1946年的Halliburton Oil Well Cementing Co. v. Walker, 329 U.S. 1 (1946) 判决中（从新颖性的角度）排除了”functional language“(功能性语言)，拒绝了所谓的“functional claims“，而国会在1952年修法时仍然保留了与1870专利法实质相同的规定，即对功能性限定的权利要求持肯定态度。        

美国专利商标局（USPTO）在专利审查中的实际操作中，以审查员难以判断对于某些技术特征何为其等同物（"equivalent" ）为由，将"means plus function" claims 广义的解释为包含了能达到所述功能的任何可能方法（cover all possible means for achieving the stated function）。而在处理相关的侵权问题中，法院对于如何解释该类权利要求，按照法定的限制已经给出了适当的尺度。1994年，美国联邦巡回上诉法院(CAFC)在In re Donaldson Company, Inc.（16 F.3d 1189, 29 USPQ2d 1845 (Fed. Cir.1994)）案中对USPTO的做法予以明确反对，它指出，35 USC 112, 6对专利商标局的专利审查与法院的侵权判定中并没有分别，专利审查员对于“方法＋功能”语法的最大的合理的解释就是按照法律规定，PTO在作出可专利性判断中，不可以忽视了记载在说明书中相对于该语法的“结构”（structure）。之后，PTO 在修改的审查指南中规定，审查员在解释权项中的“方法＋功能”语法时，应限制为说明书中记载的相应的结构、材料和动作及其等同物，而依照审查指南，现有技术之因素不能被认定为“等同物”，除非其能实现特定的功能。        

同年美国联邦巡回上诉法院在In re Trovato（42 F3d 1376, 33 U.SP.Q 2d 1194 (Fed. Cir. 1994) ）案中也涉及到了35 U.S.C. §112, 6的适用问题，法院认定，071617,303号申请尽管在有关权项的前叙部分使用了“装置”(apparatus)一词，在范围限制里使用了“means plus function”语法，但是将该权项与说明书合并审视后，判认使用或夹杂这些赋有特殊含义的字句于申请专利范围之中并不能改变其不符合专利法第101条从而不能获得专利保护的本质，亦即Trovato的申请案从其整体来看并未描述出任何的「机器」（machine）或「装置」，从而得成为专利的保护对象，Trovato的说明书中也没有载明任何的实体结构从而符合专利法第112条第6项的要求；反过来看，其所主张的技术功能只不过是一系列的软件指令与数学算法而已。       

 联邦巡回上诉法院在AT&T Corp. v. Excel Communication Inc.(50 U.S.P.Q.2d 1447, Fed.Cir. 1999)案中，针对美国电话与电报公司5,333,184号专利“Call Message Recording for Telephone System”指出，在使用means-plus-function语法来做申请专利范围时，只有属于“机器”或“装置”类的申请专利范围需要同时提出相应的书面结构说明(structural description)以符合其在“技术手段”部分所做的主张；而“工序（方法）”类的申请专利范围则无需提出结构说明，法院也无须对之进行探究。因此被告以原告的“工序”申请专利范围未能提出其在物理结构上的限制便主张其发明不具备专利性云云乃是对于法律的误解。      

根据35 U.S.C. §112, 6，在分析“方法＋装置”权项的申请案时，第一步是确定其声称的功能（function），第二步是确定记载在说明书中的实现其声称功能的结构（structure），而在最近（2003年）的Medical Instrumentation and Diagnostics Corporation v. Elekta AB, Elekta Instrument AB, Elekta Instruments, Inc., and Elekta On cology Systems, Inc.（344 F.3d 1205, 68 USPQ2d 1263 (Fed. Cir. 2003)）案判决中，联邦巡回上诉法院指出，对于第二步，仅仅描述说明书中的结构是不够的，说明书必须把结构与权利要求书中的功能紧密的联系起来（clearly link）。

另据了解，台湾地区修改后的《专利法实施细则》（于2004年7月1日与新《专利法》同时施行），针对针对多项技术特征组合的发明，其结构或性质往往难以界定的情况，增加了可以通过“手段功能语言” (means plus-function language)界定专利申请权利要求，其特点是不需要详细叙述组件的结构或材料，只需以实现某一特定功能的手段或步骤的方式来表现，可省略相关复杂说明，大幅简化权利要求范围的撰写。而上述说明书的撰写简化后，申请范围的限定必须更为清楚，包括说明书中的具体实施例及其等同范围，以免日后解释权利要求范围时产生争端。         

"Means plus funtion"相关的美国判例不在少数，现就笔者所知，罗列一些如下，包括文中提及的判例，皆可去Findlaw等资源网站查询得到：

§Laitram Corp. v. Rexnord Inc ., 19 U.S.P.Q.2d 1367 (Fed. Cir. 1991)
§Davies v. United States, 31 Fed.Cl. 769, 776 (Fed.Cl.1994).
§Greenberg v. Ethicon Endo-Surgery, Inc., 91F.3d 1580, 1583 (Fed.Cir.1996)
§Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17, 28 (1997).
§Personalized Media Commc’ns, LLC v. Int’l Trade Com’n, 161 F.3d 696 (Fed. Cir. 1998)
§Personalized Media Comm. LLC v. Intl. Trade Com’n, 161 F.3d 696, 704-5 (Fed.Cir.1998)
§Mas-Hamilton Group v. La Gard, Inc., 156 F.3d 1206, 1214 (Fed.Cir.1998).
§In Chiuminatta Concrete Concepts Inc. v. Cardinal Industries Inc ., 46 U.S.P.Q.2d 1752 (Fed. Cir. 1998)
§Al-Site Corp. v. VSI International Inc ., 50 U.S.P.Q.2d 1161 (Fed. Cir. 1999)
§Seal-Flex, Inc. v. Athletic Track and Court Construction, 172 F.3d 836, 839, 50 U.S.P.Q.2d 1225 (Fed.Cir.1999)
§CCS Fitness, Inc. v. Bruswick Corp., 62 U.S.P.Q.2d 1658, 1664 (Fed. Cir. 2000)
§Linear Tech. Corp. v. Impala Linear Corp., 379 F.3d 1311, 1320 (Fed. Cir. 2004)
（注：本文为原创，请尊重作者智财权，并请同仁批评指正。）

接续讨论：

zth409：

请问楼主，是否能够这样理解？

如果说明书中包含了实施例A、B、C，在权利要求书中进行了上位－采用了功能性限定D，
那么按照美国专利法的解释，该特征D只能包括A、B、C及其等同物，而在中国进行上位后其权利要求的保护范围还可能扩大到上述3中方式以外的其他方式，所以中国专利法限制功能性特征的使用。

此外，“Means Plus Function”仅仅表示的是一种撰写方式，还是对功能性限定这种撰写方式的概括？如果涉及到软件方面不便解释，请就机械结构方面进行讲解。谢谢！！ 

回答：

最近出差在外，没想到大家对这个问题有如此兴趣，其实我亦涉略未深，仅做了抛砖之举。
    对Zth409，第一个问题，你的理解正是我所想表达的内容。   

第二个问题，其实“Means Plus Function”可以把它看作一种撰写方式，也可以看作是对中“功能限定”方式的概括。   

前者，专利局电学部朱世菡将美国对于涉及计算机程序的权利要求分为以下几种撰写方式：（1）方法权利要求（method claims）（2）机器/装置（手段＋功能）权利要求（Machine/Apparatus（means plus function）claims）（3）机器/装置（一般硬件＋特别的规则）权利要求（Machine/Apparatus（generic hardware plus specific instructions）claims）（4）机器/装置（功能性结构）权利要求（Machine/Apparatus（functional structures）claims）（5）产品（Beauregard）权利要求（Product（Beauregard）claims）（6）内部结构产品权利要求（例如：数据结构等）(Internal Structure Product（e.g., data structures, etc）claims)其中“手段＋功能”的撰写方式就是为了寻求通过产品权利要求的形式对计算机程序予以保护以克服方法权利要求的不力。   

后者，中国专利审查指南（2006）第二部分第二章3.2.1其实也涵盖了美国专利法中所说的“手段加功能”限定权利要求的规定，只是其没有明确将功能性限定的权利要求命名为“手段加功能”限定的权利要求而已。尽管如此，中美在此仍存在着相当不同（主题贴已有所涉及）：之一，根据中国审查指南，“应当尽量避免使用功能或者效果特征来限定发明”，可使用功能或者效果特征的场合，仅限于“某一技术特征无法用结构特征来限定，或者，用技术特征结构特征限定不如用功能或者效果特征来限定更为清楚，而且，该功能或者效果特征能通过说明书中规定的实验或者操作直结和肯定地验证的情况”，而美国专利法§112第6款允许采用“手段加功能”的记载方法对权利要求请求保护范围进行限定；之二，根据中国审查指南，“不允许出现纯功能性的权利要求”，而根据美国专利法§112第6款，允许采用纯功能性的权利要求的记载方法；之三，根据中国审查指南，“对于权利要求中的功能性特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式”，而根据美国专利法§112第6款“手段加功能（means plus function）”的记载方法，“这种权利要求应被解释为包含说明书中所记载的相应的结构、材料或动作及其等同物”。   

试举例说明功能限定的撰写方式及其审查、代理。   

上专的刘立平老师曾代理的“电梯的控制装置”中国专利申请案。所述的发明其目的在于，提供一种电梯控制装置，在即使控制设备着火时，也可防止火势通过升降空间向上方楼层蔓延燃烧。权利要求1特征部分在于，“所述电梯控制装置包括：设在与轿厢升降的升降空间连通的设置空间内，且设有通气口的不燃材料制的盒体；收纳在所述盒体内的控制设备，设在所述控制设备与所述升降空间内，在所述控制设备着火时，可用于防止火焰到达所述升降空间内的风洞部。”　　

审查员在一通中指出，在特征部分中，“防止火焰到达所述升降空间内”仅为所述风洞部欲达到的功能，该风洞部并未用结构上的技术特征进行限定，而是用功能性限定进行限定，由此造成权利要求书请求保护范围不清楚。　　

申请人承认，“在所述控制设备着火时，可用于防止火焰到达所述升降空间内的风洞部”确系对上述风洞部的纯功能性限定。另外，所述“风洞部”对本领域技术人员来说，并不是已知构件，其名称用词本身非一显示明确结构的用词。因此，所述风洞部是如何，且用何种手段，在所述控制设备着火时，用于防止火焰到达所述升降空间内是不明确的。权1确有修改的必要。

　　另一方面，在从属权利要求2及说明书的一个实施例中，记载有这样的风洞部：“形成有所述设置空间的设置室，所述设置室具有与所述盒体的外周面相对的壁部，所述通气口与所述壁部相对设置，所述风洞部由所述盒体与所述壁部之间的间隙构成。”　　

而在从属权利要求6及说明书的另一个实施例中，又记载有这样的风洞部：“所述风洞部由筒状构件构成，该筒状构件设在所述盒体内且一端部与所述通气口连接。”　　

即，根据本申请的一个实施例，所述风洞部由所述盒体与所述壁部之间的间隙构成。而根据另一个实施例， 所述风洞部由设在所述盒体内且一端部与所述通气口连接的筒状构件构成。

　　这两个实施例中的风洞部结构有较大不同，如果将两个实施例中的风洞部结构中之任一个写入权利要求1，以构成取代功能限定的具体限定，则都将不当地缩小权利要求1的保护范围，对申请人不利。同时，在二具体的风洞部结构之间产生单一性问题。      

代理人经与申请人研究，将权利要求1的特征部分修改如下：　　

“所述电梯控制装置包括：设在与轿厢升降的升降空间连通的设置空间内，且设有通气口的不燃材料制的盒体；收纳在所述盒体内的控制设备，通过上述通气口设在所述控制设备与所述升降空间内、其一端连通于于上述升降空间内，以一定的长度形成于上述控制设备和上述升降空间之间的风洞部。”　　

而上述二从属权利要求的特征部分分别修改为：　　

“形成有所述设置空间的设置室，所述设置室具有与所述盒体的外周面相对的壁部，所述通气口与所述壁部相对设置，所述风洞部由所述盒体与所述壁部之间的间隙构成。”
　　“所述风洞部由筒状构件构成，该筒状构件设在所述盒体内且一端部与所述通气口连接。”　　即，将“所述风洞部由所述盒体与所述壁部之间的间隙构成”形成一个具体方案，而将“所述风洞部由设在所述盒体内且一端部与所述通气口连接的筒状构件构成”形成另一个具体方案。　　

将二具体的风洞部结构归纳为一个总的技术方案或技术构思的描述，即，“收纳在所述盒体内的控制设备，通过上述通气口设在所述控制设备与所述升降空间内、其一端连通于于上述升降空间内，以一定的长度形成于上述控制设备和上述升降空间之间的风洞部”。          

如此，既避免了因不符合审查指南对功能性限定撰写方式的限制而被驳回（“如果权利要求中限定的功能是以说明书实施例中记载的特定方式完成的，并且所属技术领域的技术人员不能明了此功能还可以采用说明书中未提到的其他替代方式来完成，或者所属技术领域的技术人员有理由怀疑该功能性限定所包含的一种或几种方式不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题，并达到相同的技术效果，则权利要求中不得采用覆盖了上述其他替代方式或者不能解决发明或实用新型技术问题的方式的功能性限定”），又保证了较大的权利要求范围，维护了申请人的利益。

山杏：

我个人认为最困难的莫过于等同物的认定，如何认定呢？请指教！

 回答：

 “等同物”在汉语中通俗解释就是等效技术特征的意思,比如，两个部件以实质上相同的方式，进行相同的工作，而且具有实质上相同的效果，尽管可能两者的名称、结构不同，同样被认为是相同部件，即视为等同物。可以认为，美国专利法中的等同物(Equivalents)大概相当于是中国审查指南（2006）第二部分第二章3.2.1第8段所说的“权利要求中限定的功能是以说明书实施例中记载的特定方式完成的，并且所属技术领域的技术人员不能明了此功能还可以采用说明书中未提到的其他替代方式来完成”中的“其他替代方式”。最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第17条第2款规定，“等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且该领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联系到的特征。”所述的等同特征也就是“等同物”。判断“等同物”，除了在专利审查中外，更多的出现在专利侵权判定中，其所反映的就是众所周知“等同原则”。   

美国法院早在1854年的Winans v．Denmead案中就诞生了等同原则，而在1878年的Machine Co. v. Murphy案中确立了著名的“三要素准则”（tripartite test）或称“功能—方式—效果”三一致判定标准（function－way－resultidentity test），并在后来的Halliburton Oil Well 案（1946）、Graver Tank案（1950)、 Hilton Davis Chemical Co.案（1997）中得到发展。中国的专利法实践（见上述司法解释）基本上因循了该判定原则，尽管法律未有明确规定。我们在上述对“等同物”、“等同特征”的界定中其实已经体现了“三要素准则”。   

举一简单例子。先问诸位，您认为“铆钉”和“螺钉”是否属于等同物？其实，这个不能断然回答的。铆钉和螺钉均可用作两个部件的机械连接件，如果解决该专利发明任务（发明目的）要求该两个部件是可拆卸的连接，则铆钉相对于要解决的发明目的来说不能看作是螺钉的等效手段；相反，如果为解决专利发明目的只要求两个部件连接，就完成任务本质来说是否可拆卸无关紧要，只要一种手段相对于另一种手段可能带来更进一步的优点，那么在这种情况下，铆钉就可看作是螺钉的等效手段。   

曾有关于“安全滑接输电装置”中国实用新型专利侵权纠纷案，所述原告的发明其安装槽中有一个凸台，被告生产的产品其他特征都与专利相符，唯一区别在于安装槽中有三个凸台。本案争议焦点就是这种差别是属于等同技术特征还是不同的技术特征，一个凸台和多个凸台之间究竟是什么关系。在被告提起的无效宣告中，复审委认为，从安装槽中没有凸台到增加凸台具有创造性，但是在一个凸台的基础上分割成两个或三个凸台，对于所属领域普通技术人员，在研究了专利技术方案后产生联想是完全做的到的，而且该技术特征的变化并不影响整个技术方案的目的和效果，所以，应认为这种变化只是专利技术特征的等效替换。　　

而在美国有一个与此相似的案例，结果与中国却正相反。 该案所涉产品是一种医疗废物处理容器。被告与原告的产品淮一不同点在于：被告产品的“长条形槽”的元件没有设置在容器的顶部，而原告的权利要求则表述为“在容器的顶部”。CAFC判决被告不构成等同侵权，其理由是：专利权人未能得到对可预见的权利要求结构变更的保护，其代价应该由专利权入而非社会公众来承担，否则会造成限制竞争的风险（后果）。另外一个美国案例，该案涉及到三个专利，都与一种用于邮寄的商业表格有关，CAFC判决侵权全部不成立，其认为，原告（申请人）使用‘多数’这个字眼是没有权获得‘少数’这个字眼所覆盖的等同物范围的。

可以看出，美国法院在解释权利要求时非常严格，导致在适用“三要素准则”进行等同判断时也非常严格，而我国的案例要相对宽松。

其实，等同物与等同原则的问题是非常复杂的，足够写成一篇几万字的硕士或博士论文，目前相关的研究分析文章也不少，我在此也仅就最基本的理解予以阐述，希望与大家一同学习探讨。

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